Устройство как объект патентования
В.Н.ДЕМЕНТЬЕВ – канд. юрид. наук, патентный поверенный, советник юридической фирмы
«Гоулингз» (Москва, vladimir.dementiev@bk.ru)
Откликаясь на обращение главного редактора журнала Суда по интеллектуальным правам1 продолжить дискуссию об особом подходе
к определению понятия «устройство» при его патентовании в качестве полезной модели, автор высказывает мнение по известному
решению данного суда № 926/2014, «освятившему» сложившуюся в последние годы практику Роспатента, отрицающего возможность
выдачи патентов на полезные модели – сложные виды устройств, в частности, на системы.
1 Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9.
Прежде всего – два правовых аспекта. Пояснение первого начну со ссылки на одно судебное решение, правда, не отечественного, а американского суда. Однако, представляется, что в нем изложен принцип, которому необходимо следовать в любой юрисдикции. Верховный суд США определил, что «одинаковые слова, используемые в том же законе, имеют одинаковое значение»2. Дело касалось нарушения патента на устройство при использовании нарушителем не запатентованного устройства в целом, а его составной части. Понятие «составная часть» употреблялось в смежных статьях патентного закона США 271(с) и 271(f).
2 «Майкрософт корп. против Эйти энд Ти корп.» (Microsoft Corp. v AT&T 640US.437). Цит. по: Колесников Д.С. Патентное право в эпоху трехмерной печати: подход США// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 4. С. 63.
Как и в этом деле, мы наблюдаем употребление одного и того же понятия «устройство» в двух соседних статьях ГК РФ: 1350 и 1351. Не имеет никакого значения, что в первой из них устройство определяется как одна из разновидностей продукта – объекта изобретения, более широкого по объему понятия, чем устройство, а во второй – как единственный вид объекта полезной модели.
Примечательно, что в первоначальной редакции Патентного закона РФ до его изменения в 2003 г. (Федеральный закон от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ) в определении полезной модели не употреблялось понятие «устройство» . Использовалось словосочетание «конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей» . Можно сказать, что в то время существовала возможность «разведения» устройства как объекта изобретения и как объекта полезной модели. Однако и тогда перечень признаков, используемых для характеристики устройств как объектов изобретений, с одной стороны, и полезных моделей, с другой, определяемый соответствующими подзаконными нормативными правовыми актами, был идентичным. Это обусловило отказ законодателя от специфического определения объекта полезной модели и определение его идентично (теми же словами) одному из возможных объектов изобретения. В соответствии с этим сложилась и существовала более 15 лет практика правоприменения, не делавшая различий в понимании устройства и как объекта изобретения, и как объекта полезной модели. Неожиданно, поскольку этому не предшествовало никакое публичное обсуждение, она была принципиально изменена в связи с приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 196 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель» (далее – рекомендации). Второй правовой аспект относится к обсуждению правовой природы этих документов.
Представившая свое заключение по судебному запросу Суда по интеллектуальным правам докт. юрид. наук О.А.Рузакова (именно его суд принял во внимание) причисляет указанный документ к нормативному правовому акту, равнозначному Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 326.
Представляется неправомерным придание указанным рекомендациям силы нормативного правового акта по следующим причинам. По своему содержанию анализируемый документ действительно отвечает требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам, так как содержит правовые нормы, обязательные для неограниченного круга лиц (заявителей, подающих заявки на полезные модели) и направленные на изменение существующих правоотношений (прекращение выдачи патентов на определенные виды устройств). Однако согласно п.9 постановления пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» существенным признаком нормативного правового акта является «издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти» . Этому условию анализируемый документ не отвечает, поскольку на момент его утверждения Роспатент уже утратил право издания нормативных актов в связи с отнесением ст. 1246 ГК РФ с 1 января 2008 г. права издания нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, связанной с полезными моделями, к федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Таким на момент утверждения рекомендаций являлось Минобрнауки РФ, а вовсе не Роспатент, именовавшийся в той же статье ГК РФ как федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Не будучи нормативным правовым актом, приказ Роспатента об утверждении названных рекомендаций не проходил и государственной регистрации с предшествующей ей общественной экспертизой.
Нелегитимность рекомендаций Роспатента, следующая из изложенного выше, в принципе освобождает от необходимости анализа выдвигаемого в них такого условия отнесения устройств к полезным моделям, как «конструктивное единство элементов устройства» (п. 4.2). Тем не менее, хочу высказаться и по этому поводу, тем более, что уже писал об этом 35 лет назад3. В связи с трудностью доступа читателей к давним источникам позволю себе воспроизвести без купюр небольшой отрывок из этой публикации.
3 Дементьев В. Некоторые вопросы охраны изобретений, относящихся к устройствам// Вопросы изобретательства. 1980. № 12.
«Об определении понятия устройства как объекта изобретения. Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений ЭЗ-2-74 определяет устройство как «сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве». Исходя из правил русского языка, словосочетание «функционально-конструктивное единство» означает, что в объекте изобретения должно быть и функциональное, и конструктивное единство. Конструктивное единство в соответствии с п. 4.02.1 Инструкции ЭЗ-2-74 следует понимать таким образом, что части устройства должны быть конструктивно взаимосвязаны одна с другой. В требовании не только функционального, но и одновременно с ним конструктивного единства составных частей устройства нашел отклик тех, сравнительно уже далеких лет, когда технические средства сводились к механическим. Последние, действительно, не мыслятся без конструктивных связей составных частей.
Однако в электро- и радиотехнических устройствах такая связь между некоторыми составными частями зачастую отсутствует. Например, если речь идет о радиотехнической системе автоматической посадки самолета, одни элементы которой находятся на самом самолете, а другие на земле, совершенно очевидно, что между этими комплексами оборудования нет конструктивной связи. Тем не менее, государственная экспертиза признает подобные решения удовлетворяющими понятию устройства, хотя между отдельными элементами той или иной системы существует только функциональная связь, функциональное единство.
Нет нужды доказывать, что такая практика целесообразна, а требование конструктивного единства частей устройства является анахронизмом, его, по нашему мнению, необходимо исключить из нормативного определения понятия устройства. Обязательным и достаточным следует признать лишь требование функционального единства составных частей устройства, без чего нет единого целого, а есть набор предметов, не взаимосвязанных для реализации общей функции».
Условие конструктивного единства было по существу дезавуировано постановлением Госкомизобретений СССР от 9 августа 1979 г. № 6(18), которым был изменен п.28 Указаний по составлению заявки на изобретение (Инструкция ЭЗ-1-74) и было введено понятие «комплексное устройство» , и в качестве примеров таких устройств фигурировали, в том числе, и различного рода системы: «регулирующие и управляющие системы», «системы передачи сигналов», «распределительные системы телефонной связи» и др.4
4 Законодательство СССР по изобретательству. Т 1. М.: ВНИИПИ, 1981.
В заключение хотел бы выразить надежду, что анализируемое решение Суда по интеллектуальным правам не ставит жирную точку в данной проблеме охраны полезных моделей в России. Иначе зачем было бы приглашать продолжить дискуссию по ней?
Список литературы
1. Дементьев В. Некоторые вопросы охраны изобретений, относящихся к устройствам//Вопросы изобретательства. 1980. № 12.
2. Законодательство СССР по изобретательству. Т 1. М.: ВНИИПИ, 1981.
3. Колесников Д.С. Патентное право в эпоху трехмерной печати: подход США//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 4.
4. Обращение главного редактора//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9.
